Di Avv. Dott. Comm. Dario Carta · Carta & Partners · Novembre 2026

1. Il marchio come bene: registrazione, licenza e uso effettivo

Il Codice della proprietà industriale ammette la licenza del marchio per la totalità o per parte dei prodotti e del territorio. Per la licenza non esclusiva l’art. 23, comma 2, pone una condizione: il licenziatario deve obbligarsi espressamente a usare il marchio per prodotti o servizi eguali a quelli messi in commercio con lo stesso segno dal titolare o dagli altri licenziatari.

Il marchio non registrato gode di una protezione più ristretta: chi lo ha usato può continuare a valersene, nonostante la registrazione altrui, nei limiti dell’uso anteriore (art. 2571 c.c.). Senza registrazione il contratto di licenza manca di un titolo che ne identifichi oggetto, classi e titolarità, e il licenziatario fatica a dimostrare che cosa abbia ricevuto in uso. La registrazione fornisce quindi anche la base probatoria della licenza.

Il marchio decade se, entro cinque anni dalla registrazione, non forma oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, oppure se l’uso resta sospeso per cinque anni ininterrotti senza motivo legittimo (art. 24 del Codice). L’uso del licenziatario conserva dunque il diritto. Nella vicenda decisa da Cass. n. 12588/2025 le royalties riguardavano marchi che una precedente pronuncia di merito aveva indicato come decaduti per non uso: il canone pagato per un segno inattivo espone il licenziatario alla contestazione di inerenza.

2. Bilancio e ammortamento: il valore di perizia non entra nell’attivo

L’art. 2426, n. 1, c.c. impone di iscrivere le immobilizzazioni al costo di acquisto o di produzione. Il marchio acquistato entra in bilancio al prezzo pagato. Per quello prodotto internamente il principio contabile OIC 24 (appendice, punto A.16) ammette la capitalizzazione dei costi diretti, interni ed esterni, sostenuti per la produzione del segno, con esclusione dei costi di avvio del processo produttivo e delle campagne promozionali. Salve le rivalutazioni previste da leggi speciali, una perizia, anche giurata, non consente di iscrivere nell’attivo il valore economico di un marchio sviluppato in azienda.

L’art. 2465 c.c. richiede la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione per il conferimento in S.r.l. e per gli acquisti da soci e amministratori, nei due anni dall’iscrizione della società, a un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale. Al di fuori di questi casi la perizia serve a determinare il prezzo di cessione e il tasso di royalty.

In bilancio la stima della vita utile dei marchi non può eccedere i venti anni (OIC 24, punto 71). Sul piano fiscale l’art. 103, comma 1, del TUIR ammette la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei marchi d’impresa in misura non superiore a un diciottesimo del costo, e le quote civilistiche eccedenti si riprendono in dichiarazione. I marchi restano estranei al Patent box: l’art. 6 del D.L. n. 146/2021 riconosce la maggiorazione del 110 per cento ai soli costi di ricerca e sviluppo relativi a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli.

3. Le royalties del marchio e il giudizio di inerenza

La deduzione delle royalties del marchio presuppone la correlazione con l’attività d’impresa (art. 109, comma 5, TUIR). La Corte ricostruisce l’inerenza come valutazione qualitativa e pone la prova a carico del contribuente, che in caso di contestazione deve documentare esistenza e natura del costo, fatti giustificativi e concreta destinazione alla produzione (Cass. n. 4873/2026, par. 3.2, che richiama Cass. n. 24880/2022 e n. 3747/2025).

Con Cass. n. 12846/2022 la Corte ha respinto il rilievo sulle royalties del marchio pagate per le vendite effettuate alla stessa licenziante: l’argomentazione dell’Ufficio, «apparentemente logica, è tuttavia inconsistente», perché presuppone un potere di valutazione sull’opportunità degli investimenti.

Con Cass. n. 12588/2025 la Corte ha cassato la sentenza di rinvio che aveva esaminato il contratto, l’assenza di finalità elusive e la libertà di gestione: «difetta completamente qualsiasi valutazione della correlazione tra costo ed attività di impresa», il cui onere probatorio incombe sul contribuente (par. 1.3). La deducibilità di quei canoni resta rimessa al nuovo giudizio di merito.

Con Cass. n. 8010/2024, su contratti infragruppo per l’uso di marchi e know-how, la Corte ha respinto il ricorso delle contribuenti, ricordando che per i costi derivanti da accordi di cost sharing non basta esibire il contratto (par. 3.1). L’Ufficio non può dunque sindacare l’opportunità della licenza, e il licenziatario deve dimostrare l’uso del segno e il nesso del canone con la propria attività.

4. La congruità del canone fra soggetti residenti

Fra imprese residenti l’art. 110, comma 7, del TUIR non si applica, per effetto dell’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 147/2015. Le royalties del marchio eccessive fra società italiane si contestano quindi sul terreno dell’antieconomicità, secondo il percorso già esaminato per il transfer pricing interno.

L’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce che la difformità tra corrispettivo e valore di mercato può costituire indice della carenza di inerenza soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti o se è manifesta e rilevante. Sulla portata della norma lo Studio si è soffermato nel contributo dedicato all’antieconomicità.

Il socio persona fisica che concede in uso il proprio marchio, fuori dall’esercizio d’impresa, consegue per l’Agenzia redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (risoluzione n. 30/E/2006), con ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. In questi rapporti l’Ufficio può spendere il legame fra le parti come elemento indiziario ulteriore, e la stima anteriore al contratto consente di replicare sul valore. La ricerca nell’archivio della Cassazione non ha restituito pronunce che affrontino le royalties del marchio corrisposte a un socio o fra società residenti.

5. Royalties del marchio con l’estero: valore normale e onere della prova

L’art. 110, comma 7, del TUIR impone di determinare i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti collegate alle condizioni e ai prezzi pattuiti fra soggetti indipendenti in circostanze comparabili.

Sull’onere della prova la giurisprudenza presenta due formulazioni. Secondo Cass. n. 13571/2021 all’Ufficio basta dimostrare transazioni a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, e il contribuente deve provarne la conformità. Secondo Cass. n. 19512/2024 spetta all’Amministrazione provare che il prezzo sia inferiore al valore normale, con il metodo più appropriato al caso concreto, salva la prova contraria. Cass. n. 4873/2026 le richiama entrambe e dichiara inammissibile il motivo dell’Agenzia, in un caso nel quale il giudice di merito aveva scartato comparabili di settori diversi e dati riferiti a trienni non omogenei.

Sull’uso gratuito, per la Corte «l’utilizzo di un marchio ben deve presumersi non avere valore normale pari a zero», e il contribuente deve provare che la gratuità corrisponda al valore normale (Cass. n. 37437/2022, par. 1.1, su una controllata di Hong Kong). Lo Studio ha esaminato una questione analoga per i finanziamenti infruttiferi alle controllate estere.

Sul tasso, Cass. n. 12846/2022 ha chiarito che la circolare n. 32/1980 «prevede evidentemente che la percentuale del 5% sia derogabile in linea generale», e ha cassato con rinvio la decisione che aveva trascurato gli elementi allegati a sostegno di un canone del 7,5 per cento. Le ordinanze n. 23021 e n. 23024/2026 guardano al lato attivo: la licenziante italiana aveva ridotto il canone dal 2 allo 0,50 per cento nei confronti delle controllate nordamericane. La Corte attribuisce «un significativo valore sintomatico» alla misura originaria e rileva che la revisione perseguiva una finalità interna al gruppo.

La documentazione prevista dall’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, se consegnata in sede di controllo e comunicata all’Amministrazione, esclude la sanzione per infedele dichiarazione. Sulle royalties del marchio pagate a non residenti opera la ritenuta dell’art. 25, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973, salve le convenzioni. Per qualificare come canone il corrispettivo dell’usufrutto di un marchio occorre «accertare in concreto il contenuto sostanziale dell’accordo» (Cass. n. 2465/2024, par. 7.2.7).

6. Cessione del segno e licenza di ritorno

Nella vicenda decisa da Cass. n. 36048/2022 una società italiana aveva ceduto gratuitamente il marchio a una società di Madeira e le versava royalties del marchio pari al 2 per cento del fatturato. L’Ufficio contestava antieconomicità ed elusione; il giudice regionale aveva annullato gli avvisi richiamando la libertà d’impresa. La Corte ha cassato con rinvio: «Non è qui in discussione la liceità della cessione a titolo gratuito del marchio d’impresa, ma la finalità perseguita dalla società, nel caso concreto, mediante tale negozio» (par. 3.4).

La pronuncia censura una motivazione apodittica e lascia aperto l’esito. La Corte non mette in dubbio la liceità della cessione, e il contribuente deve documentarne le ragioni economiche, oggi nel quadro dell’art. 10-bis dello Statuto, già esaminato dallo Studio per il conferimento in holding.

Le sentenze n. 2465, n. 2763 e n. 2830/2024, sull’usufrutto quinquennale di un marchio della capogruppo statunitense, hanno riconosciuto la deducibilità delle quote di ammortamento per effetto del giudicato esterno formatosi su un’annualità precedente. La Corte non ha esaminato nel merito inerenza e ragioni economiche, e il precedente ha quindi valore processuale.

7. La perizia di stima davanti all’Ufficio e al giudice

La quantificazione delle royalties del marchio si appoggia di regola a una perizia, che anche se giurata resta un atto di parte. Nel processo tributario, aperto alle prove atipiche, «anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione, a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente» (Cass. n. 3202/2024, in tema di valore immobiliare, che richiama Cass. n. 6038/2022).

Con le sentenze n. 21174 e n. 21164/2024, in materia di registro, la Corte ha escluso vizi di motivazione nella decisione che aveva valutato un marchio regionale con un tasso di royalty del 3 per cento, disattendendo una consulenza che indicava l’1 per cento: «la condivisione del criterio estimativo prospettato dall’Agenzia ha importato il rigetto (implicito) della difforme valutazione di parte» (par. 3.2). La Corte non ha convalidato il tasso, e ha ricordato che il marchio può formare oggetto di autonoma valutazione quale componente dell’avviamento.

Le ordinanze n. 23021 e n. 23024/2026 confermano la decisione che aveva preferito fonti indipendenti, «da considerarsi prevalenti rispetto a quanto valutato» dal pur autorevole consulente di parte. Con Cass. n. 12846/2022 la Corte ha invece cassato il giudice che aveva ignorato gli elementi allegati dal contribuente. Il giudice può dunque disattendere la stima motivando, e non può ometterne l’esame. Il criterio vale anche per l’Ufficio, come mostrano i comparabili respinti nel caso deciso da Cass. n. 4873/2026.

8. Indicazioni per la redazione del contratto e del fascicolo

• Contratto. Forma scritta e data certa, con territorio, durata, esclusiva, base di calcolo e, per la licenza non esclusiva, l’obbligo dell’art. 23, comma 2, del Codice.
• Sequenza. La stima precede la firma: una valutazione redatta dopo l’avvio della verifica ha un peso minore.
• Prova dell’uso. Etichette, confezioni, cataloghi, siti e fatture di vendita riconducibili al segno, conservati per ciascun periodo d’imposta.
• Nesso con l’attività. Riconciliazione fra base di calcolo delle royalties del marchio e ricavi effettivi del licenziatario.
• Variazioni del tasso. Ogni revisione richiede una ragione di mercato documentata al momento dell’accordo.
• Operazioni con l’estero. Documentazione sui prezzi di trasferimento aggiornata e comunicata nei termini.

Riferimenti: artt. 23 e 24 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; artt. 2426, 2465 e 2571 c.c.; artt. 23, 67, 103, 109 e 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147; art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; art. 24 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212. Circ. n. 32 del 22 settembre 1980; ris. n. 30/E del 16 febbraio 2006; OIC 24.

Cass. civ., sez. V: ord. 10 luglio 2026, n. 23021 e n. 23024; ord. 4 marzo 2026, n. 4873; 12 maggio 2025, n. 12588; 29 luglio 2024, n. 21164 e n. 21174; 25 marzo 2024, n. 8010; 5 febbraio 2024, n. 3202; 25 e 30 gennaio 2024, n. 2465, n. 2763 e n. 2830; 21 dicembre 2022, n. 37437; ord. 7 dicembre 2022, n. 36048; ord. 22 aprile 2022, n. 12846. Richiamate: Cass. 16 luglio 2024, n. 19512; 19 maggio 2021, n. 13571.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale.